Catedra Fundación Ramón Areces de Distribución Comercial
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Universidad de Oviedo
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Nulidad de marca comunitaria por infracción del orden público: «La Mafia se sienta a la mesa»

Nulidad de marca comunitaria por infracción del orden público: «La Mafia se sienta a la mesa»

18 Jul 2018

 

    La justicia europea ha declarado la nulidad de la marca comunitaria que da nombre a la cadena de restaurantes de comida italiana «La mafia se sienta a la mesa», por vulneración del artículo 7.1.f) del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (actualmente art. 7.1.f) del Reglamento núm. 2017/1001). El citado precepto señala que «se denegará el registro de las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres». Este precepto debe ponerse en conexión con el artículo 52.1.a) del Reglamento que dispone «la nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del art. 7».

    El supuesto litigioso comienza en 2006, cuando la empresa española la Honorable Hermandad, S.L., (actualmente La Mafia Franchises, S.L.), presenta una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (en adelante EUIPO). Sin embargo, no fue hasta el 23 de julio de 2015 cuando la República de Italia solicita la nulidad de la marca controvertida para todos los productos y servicios para los que había sido registrada (comprendidos en las clases 25, prendas de vestir, 35, entre otros servicios, franquicias relacionadas con la provisión de alimentos y bebidas y cafés y, 43,servicios para proporcionar alimentos y bebidas, servicios de bares, cafeterías, restaurantes.

    El motivo principal de la solicitud de nulidad se fundó en el artículo 7.1.f) del Reglamento sobre la marca comunitaria. En efecto, la República de Italia alegó que la marca inscrita resulta contraria al orden público y se dirige claramente en contra de los principios generales de integridad y moralidad. Con este fin, la demandante subrayó que no se debe permitir explotar comercialmente una marca que se refiera expresamente a una organización criminal como la Mafia, sobre cuyas actividades delictivas se ha abundantemente hablado a nivel internacional y que ha causado, y sigue causando, daño y sufrimiento a individuos, empresas, instituciones y a la sociedad en general.

    Por su parte, la demandada basó su defensa en los siguientes argumentos; a) la «mafia» no consta en el listado de personas y grupos terroristas, a los que se refieren las directrices de la EUIPO; b) la referencia a una palabra que sugiere, entre otras, conceptos relacionados con criminalidad, atentados, etc. no tiene por qué ser sinónimo de promoción o apoyo a actividades delictivas, pues puede tener otros significados relacionados con valores positivos tales como «familia» o «unión»; c) el consumidor medio en este caso debería de ser identificado, a los fines del examen de la marca, entre otros, la familia española que se sienta a la mesa de un restaurante italiano; d) la marca en su conjunto es percibida por los consumidores como una parodia o referencia a las películas de la saga «El Padrino» y no como un apoyo a dicha organización criminal.

    La División de Anulación de la Oficina comunitaria por resolución de 3 de marzo de 2016 estimó la solicitud de nulidad al considerar que la marca en cuestión es y tiene que ser definida como contraria al orden público y a los principios establecidos de moralidad. Esta resolución fue confirmada por la Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 27 de octubre de 2016. La Sala de Recurso precisó que la EUIPO, en cuanto organismo de la Unión, debía adoptar una posición estricta en los asuntos que vulneran los principios y los valores básicos de la sociedad europea. De conformidad con ello, consideró que la marca controvertida promovía manifiestamente la organización criminal conocida con el nombre de Mafia y que, además, el conjunto de los elementos denominativos de la marca transmitía un mensaje de cordialidad y de banalización del elemento denominativo «mafia», deformando de este modo la gravedad que transmite. Sin que, en ningún caso, la conclusión pudiera verse influencia por el hecho de que el elemento denominativo «mafia» se haya utilizado con frecuencia en la literatura y en el cine.

    Finalmente, la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de marzo de 2018 (asunto T‑1/17) ha confirmado la nulidad de la marca comunitaria La mafia se sienta en la mesa al considerar que es contraria al orden público porque alude a una organización criminal mundialmente conocida y contraria a los valores de la Unión Europea. El Tribunal General considera que
«El elemento denominativo la mafia evocaba de manera manifiesta en el público pertinente el nombre de una organización criminal responsable de atentados particularmente graves contra el orden público (…) Estas actividades criminales vulneran los propios valores en que está fundada la Unión, en particular, los valores de respeto de la dignidad humana y de libertad, tal como están previstos en el artículo 2 TUE y en los artículos 2, 3 y 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea».

Por otro lado, sostiene que la intención de la empresa demandada de registrar la marca a fin de evocar la saga cinematográfica «El Padrino», carece de pertinencia para la percepción negativa de dicha marca por el público. Además, señala que la valoración de la posible vulneración del orden público no debe limitarse al público de los servicios prestados por la mercantil, sino que el examen debe llevarse teniendo en cuenta todos y cada uno de los integrantes del público que puediera sentirse ofendido con la expresión «La mafia», sin perjuicio de que estén vinculados o no con los daños provocados por una organización criminal.

    De conformidad con los fundamentos de derecho resulta que la marca controvertida, vista en su conjunto, evoca una organización criminal, da una imagen globalmente positiva de dicha organización y, por lo tanto, banaliza los ataques graves que tal organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión. La marca controvertida es, por lo tanto, chocante u ofensiva no sólo para las víctimas de dicha organización criminal y sus familias, sino también para cualquier persona que, en el territorio de la Unión se encuentre ante dicha marca y posea umbrales medios de sensibilidad y tolerancia.

    Por consiguiente, el Tribunal General comparte el fallo de la Sala de Recurso: la marca controvertida es contraria al orden público, por lo que debe declararse nula con arreglo al artículo 52.1.a) del Reglamento núm. 207/2009 sobre la marca comunitaria.